Las marcas renombradas (aquellas con un nivel de fama y reputación extraordinario) disfrutan de una protección que trasciende el principio de especialidad. Esto significa que pueden impedir usos o registros de signos idénticos o similares incluso para productos o servicios no relacionados, sin necesidad de demostrar riesgo de confusión clásica. A este régimen se le conoce en España como “efecto extraclase” o vía especial (su finalidad es blindar el valor publicitario, el prestigio y la fuerza distintiva de la marca frente a la dilución, el deterioro reputacional y el aprovechamiento parasitario). En tecnología (donde el branding se expande a ecosistemas de hardware, software y servicios) esta protección es decisiva.
Protección de marcas renombradas vs. marcas notorias
Ambas categorías aluden a signos con difusión muy elevada, pero no son equivalentes. La marca notoria es conocida por el público relevante del sector al que se dirigen los productos o servicios (su fama se concentra en el nicho). La marca renombrada, en cambio, trasciende ese perímetro y es conocida por el público en general (lo que justifica que su tutela se proyecte más allá de su clase de registro cuando exista un vínculo mental entre signos y concurran aprovechamiento indebido o perjuicio). En el ámbito tecnológico, Apple, Google, Microsoft o Samsung constituyen paradigmas de renombre general; otras potentes en subsegmentos concretos (por ejemplo, componentes de gaming) pueden ser notorias en su nicho, pero sin alcanzar automáticamente la protección extraclase.
Fundamento legal del “efecto extraclase”
En España, la Ley 17/2001 de Marcas consagra esta vía especial tanto en el ámbito registral (art. 8) como en el de la infracción (art. 34.2.c). El titular de una marca renombrada puede impedir el registro o uso de signos posteriores, aun para productos o servicios no similares, cuando, sin justa causa, dicho uso obtenga una ventaja desleal aprovechando el renombre o el carácter distintivo de la marca anterior o cause perjuicio a esos atributos. En paralelo, el Reglamento de Marca de la Unión Europea prevé la oposición por renombre frente a solicitudes de la UE que generen ese mismo efecto. De este marco se desprenden tres elementos acumulativos: renombre acreditado en el territorio pertinente; semejanza de signos suficiente para que el público establezca un vínculo; y existencia de aprovechamiento indebido, dilución del carácter distintivo o menoscabo de la reputación (todo ello sin justa causa).
Criterios del TJUE: vínculo, dilución, deterioro y parasitismo
La jurisprudencia del TJUE fijó que no se exige confusión para activar la vía extraclase (basta con que el público pertinente, ante el signo posterior, evoque la marca renombrada y establezca un vínculo mental). Para apreciar ese vínculo se valoran de forma global la similitud de los signos (visual, fonética y conceptual), la distancia o proximidad entre productos o servicios y el tipo de público, la intensidad del renombre, la fuerza distintiva (intrínseca y adquirida) y, en su caso, la existencia de confusión.
Logrado el vínculo, la tutela opera frente a tres impactos: la dilución o “blurring” (cuando el uso ajeno debilita la capacidad de la marca para singularizar un origen), el “tarnishment” (cuando la asociación daña su prestigio) y el parasitismo o “free-riding” (cuando el tercero se beneficia injustamente del poder de atracción de la marca, incluso sin acreditar un daño directo al titular). Todo ello se condiciona a la inexistencia de justa causa (una excepción restrictiva que puede concurrir en supuestos de derechos preexistentes o usos legítimos descriptivos, con la carga de probarse por quien los invoca).
Jurisprudencia española en el ámbito tecnológico
El Tribunal Supremo señala que la protección “extraclase” exige renombre, semejanza suficiente para generar vínculo y aprovechamiento o perjuicio, pero no competencia directa ni riesgo de confusión. El estándar requiere pruebas sólidas: no toda marca conocida en un nicho es renombrada ni cualquier parecido otorga monopolio.
En el caso “MUNICH vs. Ballvé” se rechazó ampliar la protección de la “X” del calzado a otros sectores por falta de renombre general y vínculo evocativo. Por otro lado, el caso “REAL MADRID” muestra cómo un signo de gran difusión puede bloquear registros próximos por la asociación inmediata del público.
En tecnología, se anularon registros de “MI” y “XIAOMI” por mala fe y aprovechamiento de reputación probada, y empresas como Apple protegen su “look & feel” para evitar dilución y frenar imitaciones.
Implicaciones prácticas para portfolios de marcas tecnológicas
Para las tecnológicas no basta con invocar el renombre, hay que probarlo y actualizar la evidencia con datos de ventas, inversión publicitaria, share of voice, rankings y encuestas. Se recomienda una estrategia de registro multiclase que cubra ámbitos afines y variantes de marca.
La vigilancia activa en registros nacionales e internacionales permite oponerse antes de que un uso se consolide. En litigios, la prueba del vínculo requiere encuestas, métricas digitales, informes periciales y análisis de coincidencias. También es clave proteger la distintividad frente a la vulgarización y combinar acciones por marca y competencia desleal. La política de enforcement debe ser coherente y proporcional para preservar la exclusividad sin dañar la reputación.
De la notoriedad al renombre: hoja de ruta práctica
El efecto extraclase es una herramienta potentísima para preservar el valor de las marcas tecnológicas más prestigiosas, pero su activación no es automática (exige demostrar renombre, vínculo y aprovechamiento indebido o perjuicio, además de rebatir eventuales alegaciones de justa causa). Ahora bien, ese renombre puede construirse de forma deliberada: con una propuesta de valor consistente, calidad sostenida del producto, inversión inteligente en marca y una presencia omnicanal que trascienda el nicho y alcance al público general.
La ruta es triple. Primero, construir: identidad verbal y visual coherente, storytelling reconocible, extensiones de línea razonadas y partners que amplifiquen la marca sin diluirla. Segundo, acreditar: documentar periódicamente ventas por país, inversión publicitaria, share of voice, menciones en medios, rankings de valor de marca y encuestas de reconocimiento (esa trazabilidad probatoria será la base de futuras oposiciones y demandas). Tercero, proteger: registro multiclase estratégico, vigilancia activa en OEPM y EUIPO, reacción temprana ante imitaciones, uso proporcionado del enforcement y acuerdos de coexistencia cuando aporten seguridad jurídica.
Con esta disciplina, la marca evoluciona de la notoriedad sectorial al renombre efectivo, activa la vía extraclase cuando hace falta y convierte su intangible en un activo jurídicamente defendible y comercialmente monetizable a largo plazo.
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